Znaki towarowe nie bronią się same. Jaka lekcja płynie z historii marki “Ugg”?

Czy firma wprowadzająca do obrotu produkty znane w większości państw na świecie może stracić prawa do używania swojego znaku towarowego, którego jest pomysłodawcą? Kolejne przypadki wskazują na to, że tak.

Sąd Stanów Zjednoczonych stwierdził, że australijska marka Ugg Since 1974 – producent popularnych butów z owczej skóry musi zaprzestać używania oznaczania swoich towarów znakiem towarowym „Ugg” na wszelkich terytoriach poza Australią i Nową Zelandią. Pełne prawa do znaku towarowego zachował amerykański koncern Deckers Brands dla tych samych towarów, na wszystkich swoich dotychczasowych rynkach.

Co doprowadziło do utraty praw?

Znaki towarowe chronione są na konkretnym terytorium. Oznacza to, że różne podmioty mogą dokonać rejestracji identycznych oznaczeń w różnych krajach.

W przypadku oznaczenia „Ugg” jako pierwsza zaczęła posługiwać się nim australijska spółka Ugg Since 1974. Następnie, w latach 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych pewien przedsiębiorca zarejestrował znak towarowy „Ugg” dla tych samych towarów. Prawa te zostały następnie odkupione przez koncern Deckers, który zarejestrował kolejne znaki towarowe z elementem „Ugg” w ponad 130 krajach, w tym „Ugg Australia”. Pomimo, że Ugg Since 1974 jest uprawnionym z prawa ochronnego na znaki towarowe w Australii i Nowej Zelandii.

W sytuacji, w której znalazła się firma Ugg Since 1974, obrona prawa do znaku towarowego na innym terytorium jest bardzo utrudniona. Niemniej, istnieją sposoby i narzędzia, aby w stosownym momencie podjąć kroki prawne w celu zablokowania rejestracji podobnych oznaczeń oraz używania ich na innych terytoriach, zwłaszcza w przypadku znaków renomowanych. Możliwości te w danej sprawie uzależnione są m.in. od działalności na danym terytorium, konkurencyjności na rynku czy kultury prawnej.

Przejście znaku towarowego do języka potocznego

W kontekście sporu o znaki towarowe „Ugg”, które można uznać za renomowane w świetle prawa polskiego warto wspomnieć także o ryzyku degeneracji czyli tzw. rozmycia oznaczeń. O tego typu sytuacji mówimy, gdy np. wspominany model obuwia staje się na tyle popularny, że wiele mniejszych przedsiębiorstw z Australii zaczyna produkować ten sam rodzaj obuwia, a nazwa „ugg” staje się nazwą rodzajową. Degeneracja czy też rozmycie znaku towarowego oznacza więc proces, w którym znak traci zdolność do pełnienia swojej podstawowej funkcji – identyfikacji i wyróżniania towarów lub usług danej firmy na tle jej konkurencji. Jeśli znak staje się zbyt powszechny lub zaczyna być używany w sposób ogólny np. staje się nazwą pewnej grupy produktów, jego zdolność do odróżniania pochodzenia towaru zanika.

W przypadku butów Ugg, które stały się towarem eksportowym Australii, a zapisane małą literą określeniem rodzaju obuwia, doszło w pewnym stopniu do rozmycia zdolności odróżniającej znaku. Pomimo, że odbiorcy kojarzą nazwę z producentem, w sytuacji, w której obuwie wprowadzane jest do obrotu przez kilku przedsiębiorców, oznaczenie staje się określeniem rodzajowym i przechodzi do języka potocznego.

Jednym ze sposobów ochrony przed degeneracją znaku jest kontrolowanie i dbanie o to, aby znak towarowy nie stał się ogólnym określeniem dla całej kategorii produktów i zachował swój unikalny charakter oraz związek z określonym producentem lub towarem czy usługą.

Czy pierwszeństwo rynkowe ma znaczenie?

Pierwszeństwo rynkowe, podkreślane w sporze „Ugg” jest istotne na gruncie prawa polskiego w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Aby móc żądać ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wykazać, że dane produkty były wcześniej w obrocie handlowym (tzw.  pierwszeństwo rynkowe) oraz istnienie dobra, które zasługuje na ochronę przed bezprawnym lub sprzecznym z dobrym obyczajem działaniem. [1]

W sporze dotyczącym oznaczenia „Ugg” trudno jest ocenić która spółka na jakim terytorium posiadała pierwszeństwo rynkowe. Można przypuszczać, że w przypadku powództwa dotyczącego znaku towarowego (w Stanach wcześniejszego na rzecz Deckers) kwestia ta nie była oceniana przez sąd bądź sąd uznał wyłącznie prawa Ugg Since 1974 na terytorium Australii i Nowej Zelandii. Doprowadziło to do utraty praw do marki Ugg i konieczności zmiany głównego brandu.

Jakie podjąć działania, aby nie narazić się na spór?

W przypadku przede wszystkim dużych, renomowanych marek istotne jest, aby wraz z zamiarem wprowadzania towarów na danym terytorium jednocześnie dokonywać rejestracji znaku towarowego. Właściciel ma wtedy zarówno podstawę do ścigania naruszycieli jak i chroni markę przed utratą praw do znaku towarowego, gdyż posiada urzędowe potwierdzenie ich własności. Konieczne jest również regularne sprawdzanie, w jaki sposób znak towarowy jest używany, pozwala to na szybsze wykrywanie przypadków jego niewłaściwego stosowania. Właściciele znaków powinni reagować na nieautoryzowane użycie swojego znaku oraz dbać o jego odpowiednią ochronę.

W przypadku braku reakcji na nieuprawnione używanie znaku i braku rejestracji praw wcześniejszych może dojść do sytuacji, w której inny podmiot rejestruje identyczne oznaczenie na innym terytorium, na którym pierwotnie uprawniony także wprowadza towary do obrotu i w konsekwencji wytaczane jest powództwo o naruszenie praw do znaku.

W sprawie o znak towarowy „Ugg” sytuacja jest tym bardziej dotkliwa, gdyż jak się wydaje przegrała firma dłużej istniejąca na rynku, która jest tym samym zmuszona do zmiany głównego brandu, co generuje dodatkowe koszty, a także negatywnie wpływa na renomę i rozpoznawalność marki.

Jak widać na powyższym przykładzie, kompleksowa ochrona marki i podejmowanie kroków prawnych w porę są kluczowe. Czasem z pozoru wygrana sprawa potrafi zakończyć się zaskoczeniem, w efekcie czego spółka ponosi ogromne straty pomimo budzących wątpliwości działań ze strony konkurencji. Prawo własności intelektualnej to trudna i wymagająca dużego zaangażowania dziedzina prawa, dlatego tak ważna jest współpraca z doświadczonymi i wyspecjalizowanymi doradcami.

[1] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej, Sygn. akt VII AGa 314/19