Wszystko, co warto wiedzieć o unieważnieniu patentu

Patent jest wyłącznym prawem do wynalazku, które przyznaje uprawnionemu prawo do wykluczania innych osób z korzystania z wynalazku bez jego zgody. Jest prawem terytorialnym, co oznacza, że jest ważny w danym kraju, w którym został zgłoszony, i który został udzielony przez dany Urząd Patentowy. Unieważnienie patentu w Polsce jest możliwe na podstawie art. 89 ustawy Prawo Własności Przemysłowej, może zostać on unieważniony w całości lub w części na wniosek każdego, kto wykaże, że nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu.

Z biznesowego punktu widzenia strategia postępowania dotycząca unieważnień patentów zależy od tego, czy znajdujemy się po stronie wnioskującego i chcemy zakwestionować czyjś patent, który jest w mocy i zmonopolizował dany rynek, ograniczając nam swobodę działania, czy też jesteśmy stroną uprawnioną z patentu, udzielonego nam przez Urząd Patentowy, i chcemy odeprzeć tego typu atak, broniąc naszego prawa i zachować wyłączność na tym terytorium. Ponadto należy mieć na uwadze, że za udzielony patent wnoszone są opłaty okresowe, a wcześniej ponoszone były koszty związane z opracowaniem tego rozwiązania, z kilkuletnią procedurą egzaminacyjną przed Urzędem Patentowym, a także pokrywane były koszty związane z wdrożeniem tego rozwiązania do sprzedaży. Stąd, w zależności od punktu widzenia, i w świetle różnych scenariuszy biznesowych, może zaistnieć sytuacja, która skłoni jedną ze stron do złożenia wniosku o unieważnienie patentu z uwagi na został zablokowany obszar zarobkowy.

O istnieniu danego prawa wyłącznego można dowiedzieć się odpowiednio wcześniej przeprowadzając badania patentowe, monitorując rejestry i bazy patentowe, co pozwoli na zareagowanie w odpowiednim momencie. Mniej korzystną sytuacją jest otrzymanie przez jedną ze stron listu ostrzegawczego dotyczącego naruszenia patentu lub pozwu sądowego. Bardzo często jest to duży cios rozpoczynający batalię, która w zależności od wielu czynników może przeciągać się w czasie, o ile nie dojdzie do porozumienia i zawarcia ugody. Proces unieważnienia patentu prowadzony jest w Urzędzie Patentowym przez Kolegia Orzekające do spraw spornych, gdzie na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdza się, czy właściwie został udzielony patent, czy też w świetle przeprowadzonego postępowania unieważnieniowego Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego musi wydać jednak decyzję o unieważnieniu patentu. Od decyzji Urzędu Patentowego może się odwołać każda ze stron, co skutkuje dalszymi procesami przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, a w konsekwencji postępowanie może trafić do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jakie przesłanki mogą uzasadnić unieważnienie patentu w Polsce?

Przesłanki do unieważnienia patentu mogą zostać ustalone już po zweryfikowaniu zdolności patentowej wynalazku. Analizę taką przeprowadza się w odniesieniu do stanu techniki właściwego dla danej dziedziny, do której przynależy przedmiot badania. Stanem techniki określa się, zgodnie z art. 25 ust. 2 i ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej, wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do powszechnej wiadomości w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Ponadto w przypadku badania kryterium nowości rozwiązania, za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia zgodnie z ustawą pwp.

Określenie zdolności patentowej wynalazku polega na ocenie rozwiązania pod kątem łącznego spełnienia przesłanek ustawowych zgodnie z art. 24 ustawy pwp, którymi są: nowość, poziom wynalazczy i przemysłowa stosowalność.

Wynalazek nie spełnia wymogu nowości, jeżeli można wskazać dowody, w świetle których wszystkie cechy rozwiązania bądź wariantu rozwiązania ujętego w zgłoszeniu, uwzględnione łącznie, należą do stanu techniki. Przeciwstawiony dokument szkodzi nowości wynalazku, jeśli istota tego rozwiązania daje się w sposób jednoznaczny i bezpośredni wywieźć z tego dokumentu.

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeśli dla znawcy nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki. W przypadku, gdy dla znawcy danej dziedziny techniki rozwiązanie, które ubiega się o ochronę patentową, nie wykracza poza postęp techniczny, ale jedynie wynika wyraźnie i logicznie ze stanu techniki, tj. nie wymaga wykorzystania umiejętności i wiedzy wykraczającej poza te, które przypisuje się znawcy, rozwiązanie to jest rozwiązaniem oczywistym, a zatem nie posiada poziomu wynalazczego. Stosowanych jest kilka metod wykazywania braku poziomu wynalazczego, jak przykładowo „Problem-solution approach”, którą szerzej opisano na stronach EPO.

Wynalazek jest uważany za nadający się do przemysłowego stosowania, jeśli w rozumieniu technicznym może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej.

Przykładowo w procesie unieważnienia, możliwym jest wykazanie, iż wynalazek nie został przedstawiony i opisany na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić lub zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub też nie są w całości poparte opisem wynalazku.

Jakie techniki wykorzystuje się do unieważnienia patentów?

Jedną z technik stosowanych w początkowej fazie, jeszcze przed samym złożeniem wniosku o unieważnienie patentu, jest wykonanie badania patentowego pod kątem unieważnienia patentu i poszukiwanie relewantnych dokumentów w stanie techniki. Badanie patentowe pod kątem unieważnienia patentu polega na ocenie przesłanek zdolności patentowej tj. nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowego stosowania rozwiązania w świetle ustalonego stanu techniki sprzed daty pierwszeństwa patentu. Etap ten można realizować przy pomocy komercyjnych narzędzi wyszukiwawczych, elektronicznych baz wykorzystujących sztuczną inteligencję przy konstruowaniu strategii poszukiwania i/lub ogólnie dostępnych zasobów literatury patentowej, baz Urzędu Patentowego, dokonując:

• ustalenia stanu techniki relewantnego dla przedmiotu badania tj. rozwiązania zastrzeżonego w patencie sprzed daty pierwszeństwa,
• selekcji i analizy dokumentów patentowych pod kątem zbieżności ujawnionych w nich rozwiązań z przedmiotem badania,
• oceny rozwiązania zastrzeżonego w patencie w świetle wyselekcjonowanych dokumentów pod kątem przesłanek zdolności patentowej.

Wyniki badania patentowego pod kątem unieważnienia pozwolą ocenić ryzyko ewentualnego unieważnienia patentu w zakresie przesłanki nowości i/lub poziomu wynalazczego.

Jak złożyć wniosek o unieważnienie patentu w Polsce?

Zgodnie z przepisami wniosek o unieważnienie patentu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Patentowym RP. Wniosek powinien zawierać:

• oznaczenie stron i ich adresy,
• zwięzłe przedstawienie sprawy,
• wyraźnie określone żądanie,
• wskazanie podstawy prawnej,
• wskazanie środków dowodowych,
• podpis wnioskodawcy i datę.

Do wniosku należy dołączyć:

• pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik,
• odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego,
• dowód uiszczenia opłaty.

Urząd Patentowy – w trybie postępowania spornego – rozstrzyga sprawy o unieważnienie patentu. Ponadto Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy o unieważnienie dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, a także o unieważnienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim. Możliwym jest również ograniczenie patentu w trakcie postępowania o unieważnienie patentu.

Procedura unieważnienia patentu

Po złożeniu wniosku o unieważnienie patentu Urząd Patentowy RP przeprowadza postępowanie w trybie spornym, w którym uczestniczą obie strony postępowania – to znaczy Wnioskujący i Uprawniony. W postępowaniu tym Kolegium Orzekające UPRP bada, czy patent spełnia wymagania określone w ustawie o prawie własności przemysłowej.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie UPRP, cyt.: „Istotne jest, że w odróżnieniu od postępowania zgłoszeniowego lub rejestrowego, postępowanie sporne ma charakter kontradyktoryjny, czyli dotyczy co najmniej dwóch stron, które pozostają w sporze. Urząd Patentowy RP staje się w tym postępowaniu niejako „arbitrem” rozstrzygającym spór. Należy zaznaczyć, że w postępowaniu spornym na decyzje organu rozstrzygające sprawy co do istoty i wydane po przeprowadzeniu rozprawy nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, lecz skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.”

Zatem według powyższego, w przypadku stwierdzenia przez Kolegium Orzekające UPRP, że patent nie spełnia ustawowych wymagań, Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o unieważnieniu patentu. Decyzja ta może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może być zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Konsekwencje unieważnienia patentu

Unieważnienie patentu ma następujące konsekwencje:

• Patent, który został unieważniony pozwala na swobodne eksploatowanie rozwiązania na danym terytorium, gdzie został unieważniony. Oznacza to, że każdy może korzystać z wynalazku, np. produkować, sprzedawać lub stosować go w swoim biznesie.
• Strona, która uzyskała unieważnienie patentu, może występować ze stosownymi roszczeniami.

Bilans szans i przejście do działania

Szanse na unieważnienie patentu zależą od wielu czynników, w tym od tego, czy wynalazek jest rzeczywiście nowy i wynalazczy, a także od tego, jak dobrze przygotowany jest wniosek o unieważnienie. Stąd warto złożenie wniosku o unieważnienie poprzedzić badaniem. Wnioskodawca, który chce unieważnić patent, powinien także zebrać odpowiednie dowody, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. W przypadku, gdy wynalazek nie jest rzeczywiście nowy i został wcześniej ujawniony lub są silne podstawy do wykazania braku poziomu wynalazczego przez co rozwiązanie jest oczywiste dla znawcy – to szanse na unieważnienie patentu rosną.

Postępowanie takie może zakończyć się unieważnieniem patentu, co spowoduje, że wynalazek, na który wadliwie udzielono patentu, będzie swobodnie dostępny dla wszystkich, którzy chcą z niego korzystać na danym obszarze. Możliwym jest również zawarcie ugody między stronami w trakcie postępującego sporu i/lub udzielenie licencji.

Unieważnienie patentu za granicą

Podobne zasady obowiązują w innych państwach, jednak za każdym razem należy odnosić się do przepisów krajowych i specyfiki danego orzecznictwa. Działania podobnego rodzaju mogą być prowadzone także przed Europejskim Urzędem Patentowym (European Patent Office – EPO) zgodnie z obowiązującymi przepisami dla spraw podlegających temu organowi. Od blisko roku w Europie działa również Jednolity Sąd Patentowy (Unified Patent Court – UPC), przy czym Polska na obecnym etapie nie przystąpiła do systemu UPC. Jednolity Sąd Patentowy może rozpatrywać między innymi powództwa dotyczące unieważnienia patentów europejskich – rozstrzygać spory patentowe analogicznie jak sądy krajowe, przy czym wyrok będzie obowiązywał we wszystkich krajach, które przystąpiły do systemu UPC – to jest.: Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowenia, Szwecja.

Unieważnienie patentu może być trudnym i czasochłonnym procesem. Dlatego warto przed złożeniem wniosku o unieważnienie patentu skonsultować się z rzecznikiem patentowym specjalizującym się w prawie własności przemysłowej.