Uwagi osób trzecich jako alternatywa dla postępowania sprzeciwowego

Chcąc komercjalizować dany produkt, przedsiębiorcy często decydują się na przeprowadzenie badania czystości patentowej (ang. freedom to operate, FTO). Badanie to pozwala na zidentyfikowanie praw wyłącznych, pozostających w mocy na danym terytorium, które swoim zakresem ochrony obejmują wskazany produkt. W praktyce oznacza to, że istnieje ryzyko, iż wprowadzając ów produkt na rynek, zostanie naruszony cudzy patent. W takim przypadku, można ubiegać się o licencję lub próbować unieważniać przeszkadzające prawa. Warto także wiedzieć, że badanie FTO pomaga również zidentyfikować zgłoszenia patentowe, wobec których wciąż toczy się postępowanie i nie została jeszcze wydana decyzja. W tym przypadku nie wiadomo, kiedy postępowanie się zakończy i z jakim skutkiem, w związku z tym nie możemy przewidzieć ostatecznego zakresu ochrony zastrzeżeń patentowych. Na tym etapie nie jest możliwe złożenie wniosku o unieważnienie lub sprzeciwu, a samo postępowanie może trwać latami. Czy zatem osoba trzecia ma szansę wpłynąć na wynik postępowania patentowego jeszcze w trakcie jego trwania?

Urzędy patentowe dopuszczają wysłuchanie stron trzecich dzięki instytucji tzw. uwag osób/stron trzecich. W przypadku Europejskiego Urzędu Patentowego uwagi można złożyć w trybie art. 115 Konwencji o Patencie Europejskim (EPC) i może to zrobić każdy, kto nie jest stroną postępowania (czyli w przypadku postępowania zgłoszeniowego każda osoba poza zgłaszającym). Jeśli osoba trzecia nie chce ujawniać swojej tożsamości, uwagi może wnieść anonimowo. Takie uwagi mogą poskutkować ograniczeniem zakresu patentu, a nawet odmową jego udzielenia. Zatem istnieje szansa, że dzięki złożonym uwagom patent nie zostanie udzielony lub jego zakres zostanie ograniczony na tyle, aby nie stanowić przeszkody dla wprowadzania na rynek rzeczonego produktu.

W postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) uwagi osób trzecich mogą dotyczyć nie tylko zdolności patentowej wynalazku, ale również tego czy opis patentowy jest na tyle szczegółowy, że umożliwia poznanie istoty patentowanego rozwiązania, kwestii zmian, które były wprowadzane w toku postępowania zgłoszeniowego czy też zastrzeżeń patentowych, które nie są dostatecznie jasno sformułowane. Ostatnia kwestia jest szczególnie istotna, ponieważ nie może się ona stać podstawą unieważnienia patentu w postępowaniu sprzeciwowym. Dlatego, jeśli osoba trzecia kwestionuje jasność zastrzeżeń patentowych, jedyną możliwą drogą zawiadomienia EPO o tym fakcie są właśnie uwagi osób trzecich.

W EPO uwagi muszą być składane w języku urzędowym (angielskim, francuskim lub niemieckim), ale dowody towarzyszące można złożyć w dowolnym języku. Nie ma oficjalnej opłaty w procedurze zgłoszenia uwag. EPO bezzwłocznie przekazuje uwagi zgłaszającemu, aby mógł się z nimi zapoznać i udzielić na nie odpowiedzi. Dodatkowo, złożenie uwag osób trzecich może stać się sposobem na przyspieszenie postępowania – w postępowaniu przed EPO ekspert dołoży wszelkich starań, aby w ciągu trzech miesięcy od otrzymania uwag przesłać kolejne pismo w sprawie. Jednak należy pamiętać, że przyspieszenie postępowania nie nastąpi, jeśli uwagi były składane anonimowo.

Istotną zaletą składania uwag osób trzecich jest fakt, że osoba trzecia może wpłynąć na losy patentu zanim patent zostanie przyznany, czyli dość wcześnie. Natomiast składanie sprzeciwu przed EPO jest zdecydowanie bardziej kosztowne, a samo postępowanie może ciągnąc się latami. Podobnie jest w przypadku postępowań o unieważnienie patentu, które na dzień dzisiejszy dalej są prowadzone w każdym kraju osobno (w tym zakresie zmiany nastąpią z wraz rozpoczęciem działalności Jednolitego Sądu Patentowego).

Czy zatem uwagi osób trzecich stanowią atrakcyjną alternatywę dla sprzeciwu? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Mogą być bardzo skutecznym narzędziem obrony przed patentami konkurencji w przypadku, gdy strona trzecia dysponuje silnymi dowodami podważającymi zdolność patentową rozwiązania. Już samo ograniczenie zakresu patentu może torować drogę rynkową dla nowego produktu. Z drugiej jednak strony oczywistą wadą jest fakt, że osoba trzecia nie staje się stroną postępowania, a więc nie ma możliwości polemiki ze zgłaszającym. Co więcej, EPO nie informuje strony trzeciej o dalszym przebiegu sprawy, należy zatem dalej trzymać rękę na pulsie i śledzić rejestry.

W przypadku, gdy materiał dowodowy przedstawiony przez osobę trzecią jest dyskusyjny lub wymaga bardziej rozbudowanej argumentacji, warto rozważyć rezygnację ze składania uwag na rzecz późniejszego złożenia sprzeciwu, ponieważ uwagi nie dopuszczają strony trzeciej do udziału w postępowaniu w celu przedstawienia swoich racji. Co więcej, zgłaszający w odpowiedzi na uwagi osób trzecich może wnieść do zgłoszenia stosowne poprawki, które sprawą, że późniejszy patent będzie trudniejszy do unieważnienia lub ograniczenia.

Niemniej jednak, zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki względem cudzych patentów lub zgłoszeń patentowych, warto skonsultować się z rzecznikiem patentowym, który przedstawi optymalny plan działania w danej sprawie.

Artykuł opublikowany 25 listopada 2022 roku w dzienniku Rzeczpospolita, dodatek Prawo i podatki.