Trudny wybór podmiotów Life Science procedujących przed Europejskim Urzędem Patentowym
Europejski system patentowy ulega zmianie. Planowana od lat instytucja patentu o jednolitym skutku w końcu się materializuje. Wydawać by się mogło, że wprowadzane zmiany nie będą dotyczyć Polski – jako jednego z krajów, który obok Hiszpanii wyłączył się z nowego systemu. Polskie podmioty zatem, nawet te które w swoim portfolio mają zgłoszenia i patenty europejskie, mogłyby spać snem spokojnym. Nic bardziej mylnego.
Porozumienie o patencie jednolitym i jednolitym sądzie patentowym (UPC) najprawdopodobniej wejdzie w życie z dniem 1 października 2022 r. Data ta ostatecznie nie jest znana i może ulec zmianie. To co wiadomo z pewnością, to start nowego systemu po upływie trzech miesięcy od daty złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego UPC. Czy wyżej wspomniana orientacyjna data 1 października 2022 r. ma znaczenie dla Zgłaszających i Uprawnionych? Okazuje się, że niebagatelne. Ponieważ zostało jeszcze trochę czasu, aby właściwie przygotować się do nowego systemu, już teraz rekomendowane jest podjęcie pewnych działań – o szczegółach poniżej. Zacznijmy jednak od początku.
Obecnie funkcjonujący system europejskich zgłoszeń patentowych, który wieńczy wydanie przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) decyzji udzielającej patent, określany jest w istocie mianem wiązki patentów. W zależności od decyzji Uprawnionego, z postępowania przed EPO może powstać 38 niezależnych patentów. Tyle właśnie jest państw członkowskich Konwencji o Patencie Europejskim (EPC) i to od decyzji i budżetu podmiotu, który uzyskał patent EP zależy, w ilu krajach patent ten zostanie walidowany. Innymi słowy, w ilu krajach zostanie uznana jego ważność. To Uprawniony z patentu decyduje czy i w ilu państwach będzie patent utrzymywał i jak długo (wnosząc opłaty okresowe za utrzymanie patentu w mocy). Możliwa jest sytuacja, w której spośród 38 państw Uprawniony waliduje swój patent w 27 krajach, po czym w ósmym roku ochrony zdecyduje o dalszym jego utrzymywaniu tylko na 13 rynkach. Spośród 13 krajów, w czterech (nie specjalnie kluczowych z komercyjnego punktu widzenia) wszczęte zostanie postępowanie o unieważnienie. W sytuacji, w której patent zostanie skutecznie unieważniony, możliwe jest utrzymywanie ochrony w dziewięciu najbardziej kluczowych dla Uprawnionego krajach. Elastyczność w kształtowaniu ostatecznego zakresu terytorialnego, w ramach którego patent EP będzie obowiązywał jest jak widać bardzo duża. Ale takie postepowanie bywa kosztowne.
Patent EP można walidować w każdym z 38 państw. W części państw konieczne jest tłumaczenie całego opisu patentowego na język danego kraju (przykładem takiego kraju jest Polska). Następnie utrzymywanie patentu w mocy we wszystkich państwach oznacza konieczność wnoszenia co roku opłat za utrzymywanie ochrony. Opłaty te rosną – czyli im dłużej utrzymujemy patent w mocy (a właściwie im dłużej utrzymujemy wyłączność w postaci monopolu patentowego na danym rynku), tym wyższe są opłaty. Euro, korony, kuny, liry i złotówki mnożą się przed oczami podczas samego czytania. A co dopiero ich wnoszenie?
Właśnie z uwagi na koszty jakie firmy muszą ponosić za walidację i utrzymywanie patentu EP w kilkunastu lub kilkudziesięciu krajach, zrodziła się potrzeba stworzenia jednolitego, wspólnotowego patentu i systemu sądownictwa, który swoim zakresem obejmowałby wszystkie kraje Unii Europejskiej i postępowanie w sprawie którego odbywałoby się przed jednym sądem patentowym.
Idea patentu jednolitego i jednolitego sądu patentowego swym zasięgiem miała obejmować wszystkie kraje członkowskie. Sprawy potoczyły się jednak inaczej, a wszystkiemu jak zwykle winna polityka. W założeniu UPC miał objąć wszystkie państwa członkowskie UE i z czasem może to nastąpić. Jednakże Hiszpania i Polska do tej pory nie przyłączyły się do UPC, Chorwacja nadal nie podpisała odpowiednich dokumentów, a od czasu podpisania umowy Wielka Brytania opuściła UE. Ostatecznie 24 państwa członkowskie UE zostały sygnatariuszami UPC: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Szwecja. Podpisanie umowy UPC nie gwarantuje uczestnictwa w tym systemie, gdyż wymagana jest ratyfikacja. Niemcy nie zakończyły jeszcze tego procesu i muszą złożyć, wspomniany dokument ratyfikacyjny. Od tej daty właśnie bardzo dużo zależy.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że wniosek o patent jednolity będzie tak samo procedowany, jak dotychczasowe zgłoszenie europejskie. Nowe zasady formalnie powierzają EPO zarządzanie patentem jednolitym i właśnie dlatego EPO zdecydował o wprowadzeniu dwóch środków przejściowych mających zastosowanie do aktualnie procedowanych europejskich zgłoszeń patentowych, które osiągnęły ostatnią fazę procedury. Wejście w życie przepisów o jednolitym patencie i jednolitym sądzie patentowym oznaczać będzie, że w stosunku do aktualnie procedowanych zgłoszeń patentowych decyzja udzielająca patent EP zapadnie już pod rządami nowych przepisów, a to będzie oznaczać, że jednolity sąd patentowy będzie właściwym sądem do rozstrzygania o unieważnieniu czy naruszeniu patentu. Skutek takiego działania dla Uprawnionego może okazać się znaczący, bowiem patent z automatu może zostać unieważniony we wszystkich 24 (bądź jak podpisze Chorwacja – 25) państwach członkowskich
Zakładając, że Niemcy złożą swój instrument ratyfikacyjny w dniu 16 czerwca 2022 r., UPC wejdzie w życie 1 października 2022 r. Wspomniane dwa środki przejściowe wprowadzone przez EPO będą dostępne dla europejskich zgłoszeń patentowych, w przypadku których wydany został komunikat na podstawie zasady 71 ust. 3 EPC, tj. które osiągnęły końcową fazę postępowania. W komunikacie tym wzywa się Zgłaszającego w terminie czterech miesięcy do uiszczenia opłaty za udzielenie patentu i publikację oraz do złożenia tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na dwa pozostałe języki EPO inne niż język postępowania.
Pierwszy środek przejściowy umożliwia Zgłaszającym złożenie tzw. wcześniejszych wniosków o jednolity skutek przed uruchomieniem nowego systemu. Taki wniosek umożliwi EPO zarejestrowanie efektu jednolitego natychmiast po uruchomieniu systemu, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań, tj. złożenie takiego wniosku od dnia złożenia przez Niemcy instrumentu ratyfikacji UPC i w przypadku, w którym wydany został komunikat EPO na podstawie zasady 71 ust. 3 EPC. Taki wniosek o jednolity skutek najlepiej złożyć online za pomocą określonego formularza.
Drugi środek przejściowy zapewnia Zgłaszającemu możliwość złożenia wniosku o opóźnienie wydania decyzji o udzieleniu patentu po wydaniu przez EPO komunikatu na podstawie zasady 71 ust. 3 EPC a przed zatwierdzeniem tekstu do udzielenia patentu. Dzięki temu patent europejski będzie kwalifikował się do ochrony jako patent jednolity. Na wniosek Zgłaszającego zatem EPO opóźni wydanie decyzji o udzieleniu patentu, tak aby wzmianka o udzieleniu została opublikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym, w dniu rozpoczęcia nowego systemu lub bezpośrednio po nim. Podobnie jak wyżej EPO zezwoli na złożenie takiego wniosku o opóźnienie wydania decyzji jedynie od dnia złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego UPC oraz w odniesieniu do zgłoszeń, do których wydany został komunikat na podstawie zasady 71 ust. 3 EPC. W tym przypadku również wniosek o opóźnienie należy złożyć na specjalnym formularzu udostępnionym przez EPO – w obu przypadkach działanie rzecznika patentowego może okazać się pomocne.
Powyższe dwa instrumenty dotyczą Zgłaszających, którzy na nowy system patrzą z optymizmem. Ci jednak, którzy obawiają się, że wraz z wejściem w życie jednolitego sądu patentowego zwiększa się ryzyko utraty prawa, powinni wiedzieć o czymś jeszcze. Otóż przed wejściem w życie UPC, w trzymiesięcznym okresie wstępnym, będzie można zrezygnować z jurysdykcji UPC w ramach tzw. klauzuli „opting out”. Jest to o tyle ważne, że domyślnie UPC będzie sprawował jurysdykcję na terytorium państw członkowskich w odniesieniu do wszystkich istniejących patentów. Dzięki wyłączeniu, jurysdykcję nad danym patentem europejskim miałyby wyłącznie sądy krajowe zgodnie z obecnym systemem rozstrzygania sporów w Europie.
Wobec powyższego, aby uniknąć ryzyka centralnego unieważnienia, zalecane jest dokonanie przeglądu portfolio patentowego przed EPO, aby mądrze i strategicznie zadecydować o tym w stosunku do którego zgłoszenia lub patentu obrać najbardziej skuteczną ścieżkę postępowania. Zakładając, że okres wstępny rozpocznie się 1 lipca 2022 r (tj. trzy miesiące przed wejściem w życie UPC), a możliwe, że jeszcze wcześniej, trudne acz niezmiernie ważne decyzje należy świadomie podejmować już teraz. Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi służy wsparciem wszystkim podmiotom z sektora Life Science w dobraniu właściwej strategii i udzieleniu wszelkich dodatkowych informacji w zakresie nowego systemu patentowego.
Artykuł opublikowany 12.04.2022 roku, w kwartalniku LIFE SCIENCE.
Autor: Piotr Godlewski
