Puma i Nike – sądowe zmagania sportowych gigantów
W oczekiwaniu na moc sportowych emocji związanych z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w Katarze, z ciekawością przyglądamy się batalii pomiędzy innymi gigantami związanymi ze sportem, właścicielami marek Nike i Puma.
Spór rozpoczął się w 2019 r., gdy Nike podjęło starania o rejestrację słowa „footware” jako znaku towarowego w Brytyjskim Urzędzie Własności Intelektualnej (UK Intellectual Property Office, UKIPO) oraz w Amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) dla oznaczania towarów i usług z klas 9, 38, 42 (uogólniając klasa 9: urządzenia elektroniczne i oprogramowanie komputerowe, które umożliwiają użytkownikom zdalną interakcję z innymi inteligentnymi urządzeniami w celu monitorowania i kontrolowania zautomatyzowanych systemów; 38: usługi telekomunikacyjne, a mianowicie transmisja danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, bezprzewodowych sieci komunikacyjnych i Internetu; klasa 42: dostawca usług aplikacyjnych oferujący oprogramowanie interfejsu programowania aplikacji (API) do integracji aplikacji stron trzecich w celu umożliwienia interaktywnego doświadczenia użytkownika;).
Marka Nike od lat w sposób innowacyjny zmienia oblicze branży odzieżowej i sportowej. Aktywnie i kreatywnie przyczynia się do rozwoju przemysłu sportowego, nie ograniczając się jedynie do ubrań i obuwia, ale oferując również zaawansowane technologicznie urządzenia i gadżety. Taki też był zamysł stworzenia inteligentnych butów, które miałyby funkcjonować na rynku jako „FOOTWARE”.
Jednak w 2020 roku Puma wniosła do UKIPO sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego, argumentując, że znak towarowy „footware” jest „zwykłym terminem opisowym dla towarów i usług” będących przedmiotem zgłoszenia oraz „oczywistym połączeniem” słów „footwear”[obuwie] i „ware”[sprzęt/oprogramowanie], a w rezultacie jedynie informuje konsumentów, że towary/usługi będące przedmiotem zgłoszenia dotyczą sprzętu/oprogramowania specyficznego dla obuwia, zamiast wskazywać na ich źródło pochodzenia. Co więcej, Puma twierdziła w swoim sprzeciwie, że użycie przez Nike słowa „ware” stało się już zwyczajowe w obrocie handlowym, co eliminuje możliwość używania tego terminu dla określania źródła pochodzenia.
Puma przedstawiła również dowody wskazujące na to, że była pierwszą firmą, która wymyśliła obuwie zaawansowane technologicznie i w wielu artykułach było ono określane jako obuwie z oprogramowaniem. Urząd nie uznał jednak tych dowodów stwierdzając, że artykuły te nie zawierały w rzeczywistości terminu „footware” oraz zauważył, że przedstawiono w nich jedynie bardzo ograniczone dowody dotyczące używania w Zjednoczonym Królestwie, a jeszcze mniej dowodów na używanie w odniesieniu do któregokolwiek z towarów lub usług z klas 9, 38 i 42.
W odpowiedzi Nike przekazała publikacje prezentujące obuwie z wbudowanymi rozwiązaniami technologicznymi, w których produkty te są różnie określane jako „smart running trainers”, „trackable trainers”, „smart shoes”, „smart football boots”, „smart running shoes”, „connected footwear”, ale w żadnym z nich nie pojawił się termin „footware”.
Po rozpatrzeniu sprzeciwu UKIPO stwierdził, że znak towarowy „footware” jest nieprecyzyjny i nie ma natychmiastowo widocznego lub łatwo rozpoznawalnego znaczenia. Dowody nie wskazują na to, że znak ten jest używany w sposób opisowy w odniesieniu do zgłoszonych towarów i usług, i jest mało prawdopodobne, aby był on używany w sposób opisowy w przyszłości.
Urząd uznając, iż nie dysponuje wystarczającymi dowodami, które mogłyby wykazać, że termin „footware” stał się zwyczajowo używany w handlu oddalił sprzeciw.
Puma odwołała się od decyzji Urzędu, a na rozprawie przed Sądem Najwyższym w Londynie (High Court of Justice) dodatkowo przedstawiała stanowisko, że słowo „footware”, które pochodzi od „footwear” zostało celowo przekształcone i dotyczy obuwia wyposażonego w urządzenia lub oprogramowanie i nie powinno zostać zarejestrowane. Dodano również, że próba zastrzeżenia tej nazwy jako znaku towarowego może potencjalnie uniemożliwić innym firmom używania także wyrazu „footwear” w kontekście sprzedaży inteligentnych butów.
Sprawa czeka na rozstrzygnięcie w Wielkiej Brytanii. W USA spór zakończył się w lipcu br. wycofaniem sprzeciwu przez Pumę.
Spór o określenie „footware” jest ciekawym przykładem sprawy związanej z pojęciem opisowych i rodzajowych znaków towarowych, tj. takich znaków, które wskazują na cechy towaru lub usługi, z którą produkt jest kojarzony. Opisowe nazwy nie mogą być rejestrowane, ponieważ są one powszechnie używanymi określeniami i nie posiadają niezbędnego charakteru odróżniającego, a w konsekwencji nie mogą być zmonopolizowane przez jednego konkretnego przedsiębiorcę.
Zakres pojęć opisowych różni się w zależności od okoliczności faktycznych sprawy i oznaczenia, o którego ochronę się wnosi. Podstawową przesłanką, na której opierają się urzędy przy ustalaniu kwestii opisowości, jest analiza znaczenia, w jakim wyrażenie zostało użyte oraz jego odbioru przez grono konsumentów tego konkretnego sektora towarów i usług. W praktyce ocena terminu opisowego powinna być dokonywana w sposób ogólny i tylko te słowa, które opisują zasadnicze cechy produktu należałoby uznać za terminy opisowe. Nie należy interpretować ich rozszerzająco i kojarzyć ze wszelkimi niejasnymi i prostymi terminami związanymi z towarem lub usługą.
