Licencja na znak towarowy a obowiązek używania znaku

Prawo własności przemysłowej dość lakonicznie opisuje elementy konieczne umowy licencyjnej. Z lektury aktu prawnego wynika jedynie, że umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Elementem essentialia negotii umowy jest jedynie udzielenie upoważnienia do korzystania ze znaku towarowego. Istnieje jednak szereg istotnych kwestii, które należy uregulować w umowie w celu należytego zabezpieczenia swoich praw.

Strony umowy mogą samodzielnie ustalić swoje wzajemne prawa i obowiązki na zasadzie tzw. swobody kontraktowania. Prawidłowo skonstruowana umowa licencyjna na znak towarowy obejmuje co najmniej wskazanie stron oraz znaku towarowego, stanowiącego jej przedmiot. Innymi często spotykanymi elementami są postanowienia dotyczące wysokości oraz sposobu obliczania opłaty licencyjnej, obowiązku zgłoszenia licencji do rejestru Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a także dyspozycje dotyczące ustania umowy, udzielania sublicencji czy kar umownych.

Ze względu na to, że umowy licencyjne zawierane są zwykle na wiele lat, dobrze skonstruowana umowa musi precyzyjnie określać wzajemnie prawa i obowiązki jej stron. Prawidłowe sporządzenie umowy jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym wnikliwości oraz dobrego zrozumienia potrzeb zarówno klienta, jak i natury relacji biznesowej, w jaką ma zamiar wejść. Istnieje jednak element umowny bardzo często pomijany.

Ureguluj kwestię używania, aby nie stracić monopolu

Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt. 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Wyjątek stanowią sytuacje, w których wystąpiły ważne powody jego nieużywania. Zmaterializowanie się zagrożenia opisanego w art. 169 ust. 1 p.w.p. w najlepszym wypadku pociąga za sobą niepotrzebne koszty związane z ponownym przeprowadzeniem procedury rejestracji, w najgorszym może prowadzić nawet do utraty monopolu i konieczności rebrandingu, gdy konkurent dokona zgłoszenia identycznego znaku towarowego jak ten, który wygasł.

W wielu umowach licencyjnych, nawet tych sporządzanych przez profesjonalnych pełnomocników często brakuje postanowień dotyczących obowiązku używania znaku towarowego, będącego przedmiotem licencji. Ewenement ten można tłumaczyć sobie na różne sposoby. Co do zasady, licencjobiorca chce odnieść określoną korzyść w związku z uiszczaniem opłat licencyjnych więc niejako „oczywistym” jest to, że będzie on używał znaku towarowego. Co więcej duża część umów licencyjnych przewiduje, że przy licencjodawcy pozostaje prawo używania znaku towarowego. W związku z tym, gdy zaobserwuje on, że licencjobiorca nie używa oznaczenia, może to zrobić samodzielnie, eliminując ryzyko wygaszenia znaku.

Nie jest jednak trudno wyobrazić sobie sytuację, w której licencjobiorca uiszczający opłatę licencyjną nie posługuje się znakiem towarowym dla towarów objętych prawem ochronnym. Przykładowo może on posługiwać się wariacją oznaczenia, która zmienia jego odróżniający charakter lub zaprzestać posługiwania się oznaczeniem i jednocześnie chcieć mieć możliwość „ożywienia” poprzedniej marki.

Znak w rękach licencjobiorcy – na co zwrócić uwagę

W doktrynie wyróżnia się szereg rodzajów licencji, klasyfikujących konkretne umowy w zależności od tego w jakim zakresie umożliwiają licencjobiorcy korzystanie z oznaczenia czy jaki krąg podmiotów może zostać dopuszczony do korzystania ze znaku towarowego. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na tzw. licencje wyłączne mocne. Są to licencje, które dopuszczają do używania oznaczenia wyłącznie licencjobiorcę (z wyłączeniem licencjodawcy). W tym charakterystycznym wypadku jedynie w rękach licencjobiorcy pozostaje podjęcie lub niepodjęcie działań, które mogą prowadzić do zmaterializowania się ryzyka opisanego w art. 169 p.w.p., gdyż zgodnie z jego zapisami przez używanie znaku, rozumie się również używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego. Z tego powodu ogromnego znaczenie nabiera zawarcie w umowie licencyjnej postanowień regulujących obowiązek używania znaku towarowego przez licencjobiorcę dla towarów i usług objętych prawem ochronnym.

Należy zwrócić też uwagę na to, że art. 169 p.w.p. wymaga by używanie znaku towarowego miało charakter rzeczywisty. Wskazanym wydaje się dopełnienie postanowienia o obowiązku „rzeczywistego” używania znaku towarowego, poprzez zapis w umowie dający możliwość licencjodawcy sprawowania kontroli nad rzeczywistym używaniem znaku oraz przyznający mu narzędzia, które pomogą wymusić na licencjobiorcy spełnienie swojego obowiązku. Przykładowo może to być prawo licencjodawcy do wglądu do dokumentów licencjobiorcy połączone z karami umownymi naliczanymi, gdy przez określony czas licencjobiorca nie posługuje się znakiem. Innym rozwiązaniem może być postanowienie dotyczące ustania lub zmiany licencji w licencję wyłączną słabą w wyniku nieużywania znaku przez określony czas. Ciekawym i bardzo pożytecznym zobowiązaniem umownym z procesowego punktu widzenia, jest postanowienie dotyczące zbierania przez licencjobiorcę i przekazywania w określonych odstępach czasowych dowodów używania znaku towarowego. Postanowienie takie nie tylko przyznaje licencjodawcy uprawnienia kontrolne, ale także pozwala mu zebrać dowody na potrzeby ewentualnego postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego.

Pozaumowne koło ratunkowe?

Należy zadać jednak pytanie czy w wypadku nieuregulowania przedmiotowej kwestii w treści umowy, istnieje pozaumowny obowiązek używania znaku towarowego będącego przedmiotem licencji leżący po stronie licencjobiorcy? Niestety kwestia ta nie została wyjaśniona w przepisach ustawy. Również orzecznictwo nie poruszało do tej pory tego zagadnienia. Pewnych wskazówek dostarcza jednak doktryna. Zgodnie z poglądami jej przedstawicieli o występowaniu pozaumownego obowiązku używania znaku towarowego (będącego przedmiotem licencji), leżącego po stronie licencjobiorcy, można dyskutować w szczególności w przypadku udzielenia licencji wyłącznej mocnej oraz wtedy, gdy wysokość opłaty licencyjnej uzależniona zostaje od używania znaku towarowego, np. poprzez ustalenie wysokości opłaty licencyjnej, jako pewnego procentu od sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym.

W moim przekonaniu jednak nie można domniemywać takiego obowiązku w żadnym z powyższych przypadków. Obowiązek używania znaku towarowego będącego przedmiotem licencji spoczywa na licencjobiorcy wyłącznie wtedy, gdy postanowienie o takiej treści zostało włączone do umowy licencyjnej. W szczególności obowiązku takiego nie można wywodzić z zasad współżycia społecznego czy ustalonych zwyczajów, gdyż umowy licencyjne na znak towarowy zawierane są pomiędzy przedsiębiorcami.

Mając na uwadze powyższe rozważania, należy pamiętać o tym, by konstruując treść umowy licencyjnej na znak towarowy umieścić w niej postanowienie dotyczące obowiązku używania znaku towarowego przez licencjobiorcę, a także ustalenie mechanizmów kontroli używania znaku przez licencjodawcę. Rozsądnym jest także wydaje się ustalenie opłaty licencyjnej w taki sposób by nie uzależniać jej w pełni od wielkości obrotu towarami oznaczonymi danym znakiem towarowym.

Jakie kwestie warto uregulować w umowie licencyjnej w związku obowiązkiem używania znaku towarowego?

1) Obowiązek używania znaku towarowego leżący na licencjobiorcy w przypadku licencji wyłącznej mocnej lub ustalenia wysokości opłaty licencyjnej od wysokości sprzedaży towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym będącym przedmiotem licencji;

2) Zakres przedmiotowy i terytorialny obowiązku używania znaku oraz formy jego używania;

3) Mechanizmy pozwalające licencjodawcy monitorować rzeczywiste używanie znaku towarowego przed licencjobiorcę;

4) Obowiązek zbierania przez licencjobiorcę dowodów rzeczywistego używania znaku
i dostarczania ich cyklicznie licencjodawcy;

5) W przypadku uzależnienia wysokości opłaty licencyjnej od wysokości sprzedaży towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym, będącym przedmiotem licencji dodanie postanowienia
o alternatywnym sposobie obliczania opłaty licencyjnej (na wypadek gdyby licencjobiorca nie podjął używania znaku);

6) Kary umowne i postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy licencyjnej w sytuacji, gdy licencjobiorca nie rozpocznie używania znaku lub nie używa go w sposób rzeczywisty.

Artykuł opublikowany w Rzeczpospolitej, w dodatku Poradnik Przedsiębiorcy, 27 maja 2022 roku.