Jak polska marka wygrała spór z amerykańską korporacją

W studium przypadku złożonego sporu pomiędzy polskim przedsiębiorstwem a amerykańską korporacją, dzielimy się wiedzą oraz opisujemy kluczowe aspekty skutecznej strategii postępowania. Prawa wyłączne mogą być niesłusznie kwestionowane, należy wiedzieć jak w takiej sytuacji się bronić oraz w jaki sposób zadbać o dobre relacje z konkurencją na przyszłość. Prezentowana sprawa dotyczyła znaku towarowego, będącego głównym symbolem marki naszego klienta.  

Kogo dotyczył spór? 

Nasz klient Adam Betlewski, prowadzący rodzinną firmę pod marką Betlewski, tworzy produkty galanterii skórzanej o klasycznej linii. Najwyższa jakość produktów dla kobiet i mężczyzn, takich jak portfele, torby i paski przyczyniła się do ugruntowania pozycji firmy na polskim rynku. Firma przywiązuje szczególną wagę do wizerunku i rozpoznawalności znaków towarowych, które odróżniają oferowane przez nią towary i stanowią symbol ich wysokiej jakość oraz standardów.  

Strona przeciwna to duża, rozpoznawalna amerykańska korporacja, oferująca produkty obuwnicze, odzieżowe i akcesoryjne na skalę międzynarodową.  

Przed jakim wyzwaniem stanęliśmy?  

Przeciwko naszemu klientowi zainicjowane zostały aż cztery postępowania przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przez amerykańską korporację. Sprawa z punktu widzenia naszego klienta wydawała się początkowo przegrana. Jednak dla doświadczonego pełnomocnika tego rodzaju postępowania to wyzwania stanowiące codzienny element profesjonalnej praktyki. W oparciu o nasze wcześniejsze doświadczenia mieliśmy przekonanie, że sprawa ma szansę na pozytywne rozstrzygnięcie dla naszego klienta.
Wszystkie cztery sprawy dotyczyły tej samej działalności rynkowej i stosowania tych samych znaków słowno-graficznych naszego klienta, różnice dotyczyły przede wszystkim zasięgów terytorialnych.  

Pierwsze wszczęte postępowanie dotyczyło sprzeciwu złożonego dnia 04 grudnia 2020 r. wobec słowno-graficznego unijnego znaku towarowego EUTM. 018258868 „BETLEWSKI” zgłoszonego dnia 23 czerwca 2020 r. dla towarów i usług związanych z szerokorozumianą kategorią obuwia i odzieży skórzanej, jak również akcesoriów. Sprzeciw został oparty na wcześniejszych prawach do znaków towarowych znanej, międzynarodowej marki. 

Natomiast kolejne postępowania sprzeciwowe toczące się w Urzędzie Patentowym RP pomiędzy tymi samymi stronami to sprzeciwy złożone dnia 23 lutego 2021 r. i 12 kwietnia 2021 r. wobec krajowych znaków towarowych: słowno-graficznego Z.519144 „Betlewski”   oraz słowno-graficznego Z.517197 „Betlewski Home and Garden” zgłoszonych dla towarów galanterii skórzanej, jak również innych akcesoriów oraz produktów do domu i ogrodu. 

Jednocześnie, w Urzędzie Patentowym RP toczyło się postępowanie na skutek złożonego dnia 16 lutego 2022 r. wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy R. 295014 „BETLEWSKI”   zarejestrowany dnia 16 lutego 2017 r. dla towarów związanych z szeroką kategorią obuwia, odzieży, galanterii skórzanej oraz biżuterii i wyrobów z metali i kamieni szlachetnych.  

Argumentacja drugiej strony została oparta na prawach do wcześniejszych znaków towarowych i konfuzyjnym podobieństwie w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej.  

Warto wiedzieć! 

1. Jednym z kluczowych wyzwań w tego typu sprawach jest zgromadzenie dobrego materiału dowodowego. Dowody muszą dotyczyć ściśle tych znaków towarowych, których dotyczy postępowanie. 

2. Urząd ma bardzo rygorystyczne wymogi formalne. Dowody muszą pochodzić z określonego okresu oraz zostać odpowiednio przedstawione, np. we wskazanych przez Urząd tabelach i rozszerzeniach plików.  

3. Nie składamy wszystkich dowodów, którymi dysponujemy ani nie opieramy się na przypuszczeniach. 

4. Mając duże portfolio znaków, należy zwrócić uwagę na to czy wszystkie z nich są używane. Jeżeli tak nie jest, część dowodów może zostać podważona, co da przewagę stronie przeciwnej już na samym początku postępowania.  

5. Istotną kwestią w tego typu sprawach jest renoma. Należy zweryfikować czy znak towarowy strony przeciwnej nie jest znakiem renomowanym. Ma to istotny wpływ na strategię postępowania. 

Poprosiliśmy naszego klienta o przekazanie jak największej liczby dokumentów (wskazując o jakie materiały i dowody użycia konkretnie chodzi), a następnie przeprowadziliśmy dokładną analizę, wybierając te, które dały nam największe szanse na sukces w sprawie. Dodatkowo sami przeprowadziliśmy poszukiwania dowodów w Internecie oraz w sklepach stacjonarnych, aby nakierować klienta na zgromadzenie takich dowodów, które będą najlepsze dla sprawy. Takie podejście jest czasochłonne, ale zawsze przynosi dobre rezultaty.
Naszą strategię oparliśmy o gruntowną analizę spraw spornych, które toczyły się na świecie. W tym celu przeprowadziliśmy poszukiwania z wykorzystaniem specjalistycznych baz danych. Chcieliśmy na podstawie wcześniejszych postępowań, sprawdzić jak nasz przeciwnik podchodzi do tego typu spraw. Dzięki temu poznaliśmy decyzje poprzednich urzędów oraz słabości poprzednich postępowań i złożonych dowodów. Dzięki szczegółowej analizie, zdobyliśmy wiedzę, którą wykorzystaliśmy w postępowaniu. 

W naszej sprawie podstawą sprzeciwu był znak słowno-graficzny, choć tak naprawę chodziło o podobieństwo samej grafiki. Element słowny był kompletnie niepodobny, a rozpoznawalność znaku opierała się właśnie na nim. Istotą sporu był element graficzny. Musieliśmy wykazać zatem, że ten element stosowany jest wyłącznie ze słowem, a nie jako samodzielny znak graficzny Dzięki takiemu podejściu większość dowodów strony przeciwnej od razu straciła znaczenie, bo dotyczyła znaku słowno-graficznego. Pomysł na taką taktykę zaczerpnęliśmy z analizy  poprzednich sporów prowadzonych przez tę firmę. Zauważyliśmy, że był to powtarzający się aspekt. W tego typu sprawach strona przeciwna, zwykle opierała się na dowodach używania znaku słowno-graficznego, a nie graficznego. 

Jaki efekt osiągnęliśmy? 

Po zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wydał dnia 26 stycznia 2023 r. decyzję oddalającą sprzeciw w całości. Argumentacja oparta została na stwierdzeniu, że pomiędzy znakami wcześniejszymi a zgłoszonym znakiem nie istnieje konfuzyjne podobieństwo w rozumieniu przepisu prawa własności przemysłowej, jak również nie istnieje identyczność lub podobieństwo do rzekomego renomowanego znaku towarowego. Tym samym, Urząd dokonując porównania spornych znaków nie dostrzegł podobieństwa w stopniu uniemożliwiającym koegzystencję spornych oznaczeń na tym samym rynku. Według EUIPO, wskazane różnice między znakami są w stanie utrzymać wystarczający dystans pomiędzy ogólnymi wrażeniami przekazywanymi przez oznaczenia. Z tych powodów Urząd uznał, że nie jest prawdopodobne, że dany konsument, który jest uważany za dostatecznie dobrze poinformowanego, spostrzegawczego i ostrożnego, mógłby sądzić, że towary i usługi, co do których zakłada się, że są identyczne pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.  

Ten wyrok był naszym sukcesem, nie oznaczał jednak końca problemów dla klienta, ponieważ przed nami były jeszcze 3 postępowania w Polsce dotyczące tej samej działalności rynkowej i stosowania tych samych znaków. Firmy korporacyjne zrządzające globalnymi markami dbając, aby siła ich znaków towarowych nie ulegała osłabieniu zwykle w postępowaniach tego rodzaju walczą do końca, przeznaczając na ten cel znaczne środki finansowe. Mieliśmy świadomość, że tak będzie zapewne również w naszej sprawie. Nasz klient jako lider rynku polskiego potencjalnie również mógł zaangażować odpowiednie środki finansowe na prowadzenie kolejnych postępowań. W świetle naszej wygranej przed EUIPO miał znaczne szanse na sukces, także w kolejnych sprawach. Tym razem zaproponowaliśmy jednak inną strategię działania, taką która z naszej perspektywy była dla klienta korzystniejsza zarówno ze względów finansowych jak i biznesowych.  

Postanowiliśmy wykorzystać fakt wygranej w postępowaniu przed EUIPO, co dało nam dużą przewagę negocjacyjną. Do pozostałych trzech postępowań podeszliśmy kompleksowo podpisując ugody ze stroną przeciwną, kończące wszystkie trzy pozostałe sprawy.  

Ugoda ma ten walor, że w przeciwieństwie do postępowań, w których jesteśmy ograniczeni zakresem wniosków, umożliwia stronom uzgodnienie dodatkowych kwestii, poza tym co stanowi istotę problemu. Jest to okazja, aby zapisać dodatkowe elementy, na temat tego jak ma wyglądać dalsze funkcjonowanie obu firma na rynku oraz nieco rozszerzyć ustalenia i zobowiązania między stronami. W przypadku sporu z tak dużym podmiotem, warto to zrobić, aby ograniczyć ryzyko dalszych sporów w przyszłości. Dużym plusem jest też fakt, że ugoda zakończyła pozostałe postępowania na zgodny wniosek obu stron, tym samym minimalizując koszty naszego klienta. Bezsprzecznie koszt trzech postępowań przed urzędami byłby znacząco większy, nawet gdyby na końcu czekała wygrana.  

Strony na skutek prowadzonych negocjacji i ustalonych warunków, zawarły ugodę dotyczącą koegzystencji znaków towarowych na rynku. Zgodnie z jej postanowieniami, nasz klient jest uprawniony do używania znaku towarowego „BETLEWSKI” Z.519144 dla następujących kategorii towarów: obuwie, odzież, produkty do pielęgnacji obuwia. Ponadto, druga strona zrzekła się i zobowiązała nie podnosić żadnych roszczeń, które mogłyby wynikać z używania w przeszłości znaków towarowych, których dotyczy ugoda. Tym samym, złożyła wnioski o wycofanie sprzeciwów oraz wniosku o unieważnienie znaku towarowego. Następnie, Urząd wydał prawomocne decyzje kończące toczące się postępowania, na skutek czego znaki towarowe należące do i zgłoszone na rzecz naszego klienta zostały zarejestrowane. W efekcie, zostało potwierdzone w pełni prawo naszego klienta do wypracowanego przez lata znaku towarowego „BETLEWSKI”.  

Wnioski ze sprawy 

Powyższy sukces pokazuje, że odpowiednia strategia prowadzenia wielopoziomowego sporu i walka o ochronę praw własności przemysłowej przynosi dobre rezultaty. Choć w pierwszym momencie sprawa budziła wątpliwość, warto dokładnie ją przeanalizować, dzięki zaangażowaniu i determinacji jest szansa na znalezienie niuansów, które poprowadzą nas do wygranej, bez względu na pochodzenie, renomę i znaczące roszczenia przeciwnika.  

To jest nasz atut, nasze doświadczenie i strategiczny sposób działania oparty na rzetelnej, wnikliwej analizie danych oraz nieszablonowym podejściu do spraw klientów. 

Warto pamiętać, że sukces można osiągnąć nie tylko wygranymi w prowadzonych postępowaniach spornych czy sądowych. Często też lepszym rozwiązaniem są dobrze przygotowane ugody, które pozwalają dalej rozwijać biznes obu stronom sporu, a niekiedy mogą prowadzić nawet do nawiązania współpracy z korzyścią dla obu stron.