Minimalizowanie ryzyka naruszeń patentowych przy transakcjach sprzedaży produktów
Coraz częściej kupujący chcą uzyskać od sprzedawców wiążące gwarancje, że dalsze oferowanie i wprowadzanie do obrotu nabywanych produktów nie będzie naruszać patentów osób trzecich. Sprzedawcy – w szczególności importerzy – są wówczas w niełatwej sytuacji, zwłaszcza jeśli sami nie mają pewności, czy rozwiązanie zawarte w produkcie faktycznie wchodzi w zakres cudzego monopolu patentowego. Jak w takim przypadku umownie (i nie tylko) minimalizować ryzyko związane z potencjalnym naruszeniem patentowym?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776 t.j. z późn. zm.), uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może kierować określone roszczenia wobec naruszającego patent. Naruszeniem patentu jest każda czynność korzystania z opatentowanego wynalazku bez zgody uprawnionego w sposób zarobkowy lub zawodowy, w tym wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku.
Odpowiedzialność za naruszenie patentu
Oznacza to, że podmiot, który bez zgody uprawnionego wprowadza do obrotu produkt będący przedmiotem cudzego opatentowanego wynalazku, naraża się na ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnoprawnej. Jeśli zatem sprzedawca przenosi własność wspomnianego produktu na kupującego, a ten wprowadza go dalej do obrotu, obaj mogą zostać uznani za naruszających patent. Podobnie zresztą jak każdy kolejny kupujący, który zdecyduje się na dalsze odsprzedawanie produktu chronionego cudzym patentem.
W praktyce odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia patentu ma charakter indywidualny, tzn. każdy podmiot odpowiada osobno za własne działania. Uprawnieni występując przeciwko naruszycielowi starają się jednocześnie ustalić, jak wygląda dystrybucja produktów naruszających ich prawa i kto w niej uczestniczy, aby dotrzeć także do innych naruszycieli. Z tego powodu przedsiębiorcy szukają sposobów na obniżenie ryzyka w obrocie produktami, które mogą okazać się przedmiotem wynalazku chronionego patentem. Co ważne, odpowiedzialność cywilnoprawna z tytułu naruszenia patentu ma charakter obiektywny, a więc jest niezależna od tego, czy naruszyciel miał świadomość, że swoimi działaniami wkracza w zakres cudzego monopolu.
Jak ograniczać ryzyko naruszenia?
Coraz powszechniejszym sposobem na ograniczenie wspomnianego ryzyka staje się stosowanie w umowach sprzedaży tzw. klauzul indemnifikacyjnych. Ich zasadniczym celem jest ukształtowanie pomiędzy stronami kontraktu modelu ponoszenia odpowiedzialności prawnej lub ekonomicznej na wypadek naruszenia cudzych praw wyłącznych. Samo złożenie przez sprzedawcę w umowie oświadczenia, że produkt będący przedmiotem transakcji nie narusza patentów osób trzecich, nie zwalnia kupującego od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnego naruszenia takich praw. Może co najwyżej stanowić podstawę do pociągnięcia sprzedawcy do odpowiedzialności odszkodowawczej przez kupującego.
Strony każdej umowy mają swobodę w zakresie formułowania jej treści (art. 353 Kodeksu cywilnego, dalej: k.c.). Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy umowa lub jej część są sprzeczne z przepisami prawa (bezwzględnie obowiązującymi), z naturą stosunku prawnego lub z zasadami współżycia społecznego (czyli aprobowanymi w społeczeństwie wartościami). Dotyczy to także ustaleń umownych co do zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej na wypadek sporu patentowego. Mogą one zostać ukształtowane na wiele sposobów, w zależności od okoliczności danej sprawy i samych ustaleń dokonywanych w toku negocjacji pomiędzy kontrahentami. Konstruując w umowie sprzedaży produktów (i praw do nich) klauzulę indemnifikacyjną można się posłużyć rozwiązaniami przewidzianymi w k.c. W tym zakresie często sięga się np. do przepisu art. 392 k.c., który określa instytucję nazywaną powszechnie umową o zwolnieniu dłużnika od obowiązku świadczenia. Zgodnie z nim, jeżeli osoba trzecia zobowiązała się przez umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia, jest ona odpowiedzialna wobec dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia. Tym samym zawarcie w umowie postanowienia opartego na wskazanej konstrukcji ponoszenia odpowiedzialności będzie prowadziło do sytuacji, w której sprzedawca produktu zobowiąże się wobec kupującego do naprawienia szkody, jaką ten poniesienie w konsekwencji wysunięcia wobec niego roszczeń przez uprawnionego z patentu. Sprzedawca produktu, który może potencjalnie naruszać cudzy patent, przyjmuje wówczas na siebie rolę gwaranta, przy czym zakres takiej gwarancji oraz wysokość odszkodowania, które sprzedawca zobowiąże się wypłacić w takim przypadku kupującemu strony mogą ustalić dowolnie.
W niektórych przypadkach, gdy kupujący produkt chroniony patentem wskutek dalszego obrotu tym produktem poniesie odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkody uprawnionemu, może on nabyć roszczenie regresowe wobec sprzedawcy. Jest to możliwe wówczas, gdy szkoda była wynikiem działania lub zaniechania kilku osób i wynikła z czynu niedozwolonego. Ten, kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody (art. 441 ust. 2 k.c.). Co istotne, odpowiedzialność solidarna powstaje wyłącznie w sytuacji, gdy wskutek ich zachowania powstała jedna, niepodzielna szkoda. Jeśli w konkretnym przypadku szkoda wyrządzona uprawnionemu przez sprzedawcę produktu zostanie uznana za odrębną szkodę w stosunku do tej, którą wyrządził uprawnionemu kupujący swoim działaniem związanym z produktem będącym przedmiotem patentu, wówczas każdy z nich odpowiada osobno. Co za tym idzie, kupujący nie nabywa roszczenia regresowego wobec sprzedawcy w sytuacji naprawienia szkody wyrządzonej uprawnionemu z patentu.
Rękojmia za wady prawne
Przy transakcjach sprzedaży produktów mogących naruszać cudze patenty warto zasygnalizować kwestię odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanej rzeczy. Zgodnie z przepisem art. 5563 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli m.in. ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. Za wspomnianą decyzję właściwego organu można w tym przypadku uznać decyzję Urzędu Patentowego RP udzielającą patentu na wynalazek. Jest to decyzja kreująca monopol na rzecz uprawnionego z patentu, która w konsekwencji ogranicza podmiotom trzecim możliwość dysponowania rzeczą stanowiącą przedmiot chronionego wynalazku. Oznacza to, że sprzedawca odpowiada wobec kupującego w przypadku, gdy przedmiot umowy sprzedaży jest chroniony patentem na rzecz podmiotu trzeciego. Przy czym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanej rzeczy powstaje niezależnie od tego, czy uprawniony z patentu wystąpił wobec kupującego z jakimikolwiek roszczeniami. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie przez kupującego z rękojmi za wady prawne sprzedanej rzeczy może jedynie minimalizować ryzyko związane z samym nabyciem produktu (transakcją sprzedaży), pozostaje jednak bez wpływu na jego potencjalną odpowiedzialność cywilnoprawną z tytułu naruszenia patentowego.
Zrób badanie!
Sposobem na minimalizację ryzyka naruszeń patentowych przy sprzedaży produktów jest uprzednie przeprowadzenie badania czystości patentowej. Jego istotą jest ustalenie, czy wprowadzanie do obrotu konkretnego produktu może stanowić naruszenie cudzych praw wyłącznych. Zarówno sprzedawca określonego produktu – zwłaszcza będący jego importerem – jak i kupujący, który zamierza wprowadzać go dalej do obrotu, przeprowadzając wspomniane badanie mogą uzyskać informacje o pozostających w mocy patentach i podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć odpowiedzialności. Przykładowo mogą zwrócić się do uprawnionego o udzielenie stosownej licencji przed wejściem na rynek.
Jak już zasygnalizowano powyżej, prawne metody minimalizacji ryzyka związanego z możliwością naruszenia cudzego patentu przy transakcjach sprzedaży produktów są bardzo zróżnicowane. Mogą one bazować na postanowieniach umownych wiążących strony umowy sprzedaży, odwoływać się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub stanowić działania o charakterze prewencyjnym. W każdym przypadku warto pamiętać o starej łacińskiej maksymie, znanej bardzo dobrze lekarzom, choć stosownej analogicznie przez prawników: lepiej zapobiegać niż leczyć.
