McDonald’s traci prawa do znaku BIG MAC w UE

W styczniu 2019 r. w mediach rozeszła się szokująca wiadomość – McDonald‘s stracił w Unii Europejskiej wyłączność na posługiwanie się kultową nazwą swojej flagowej kanapki, czyli BIG MAC.

A było to tak. Irlandzki fast food, Supermac’s (Holdings) Ltd, zdołał unieważnić unijną rejestrację znaku towarowego słownego „BIG MAC” należącą do koncernu McDonald‘s. Podstawą wniosku był brak rzeczywistego używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym w ciągu ostatnich 5 lat. Co ciekawe, rejestracja ta została unieważniona w całości, dla żywności na bazie mięsa, wieprzowiny, ryb i drobiu, kanapek, kanapek z mięsem i wieprzowiną oraz usług restauracyjnych. Na pewno wydana na początku stycznia 2019 r. decyzja Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zaskoczyła wielu, a już na pewno fanów słynnej kanapki z podwójną porcją mięsa, którą przecież znajdziemy w każdej restauracji amerykańskiej sieci.

Wniosek o unieważnienie został złożony w 2017 r. i był zapewne konsekwencją wcześniejszego sporu pomiędzy tymi spółkami, kiedy to w 2016 r. McDonald‘s skutecznie sprzeciwił się rejestracji znaku towarowego unijnego SUPERMAC.

Wiele osób zapewne zadaje sobie pytanie: dlaczego EUIPO wydało taką właśnie decyzję w tej sprawie? Na pierwszy rzut oka wynik postępowania jest zaskakujący, biorąc pod uwagę powszechną znajomość znaku należącego do amerykańskiej spółki.

Dlaczego tak się stało?

Za taką a nie inną decyzją stoją po prostu przepisy. W postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu nieużywania, obowiązek wykazania rzeczywistego używania leży po stronie właściciela, w jego gestii leży przedstawienie odpowiednich i wystarczających dowodów. W sprawie McDonald’s vs. Supermac’s to właśnie niekompletność złożonego materiału dowodowego była przyczyną pozornie zaskakującego rozstrzygnięcia, gdyż przedstawione przez pełnomocnika McDoland’s dowody nie zostały przez skład orzekający uznane za wystarczające. Wydana decyzja przypomina, że nikt, nawet właściciel bardzo znanego znaku towarowego, nie może zapominać o gromadzeniu materiałów dowodowych potwierdzających rzeczywiste używanie oznaczenia.

Co zrobić, by nie podzielić losu McDonald’s?

Z punktu widzenia właścicieli praw ochronnych na znaki towarowe z decyzji EUIPO płyną trzy istotne konkluzje na przyszłość. Po pierwsze, przedstawiane dowody na używanie znaku towarowego muszą zawierać wskazania dotyczące miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego dla towarów i usług objętych rejestracją. Ponadto, ważne jest wykazanie, że towary lub usługi są rzeczywiście w sprzedaży, co oznacza obowiązek wykazania, że zaistniały konkretne transakcje kupna-sprzedaży. Ostatnią, choć nieco kontrowersyjną kwestią, jest „jakość” dowodów. We wspomnianej sprawie EUIPO uznało, że wszystkie przedstawione dokumenty zostały przygotowane wewnętrznie przez właściciela znaku, co nie pozwala na wyciągnięcie wiarygodnego wniosku o rzeczywistej i konkretnej sprzedaży towarów na rynku europejskim. Z drugiej strony w tego typu postępowaniach trudno wymagać od uprawnionych przedstawienia dowodów innych, niż te sporządzone wewnętrznie, czyli cenników, faktur, sprawozdań finansowych, katalogów. Co prawda w przypadku McDonald’s EUIPO nie uznało ich mocy, jednak sam fakt pochodzenia dowodu od właściciela znaku nie może od razu pozbawiać go wszelkiej wartości. Szczególnie w przypadku, gdy dowody są racjonalne i spójne.

Burger, którym chciałby zostać Big Mac

Utrata praw wyłącznych do znaku towarowego oznacza, iż teoretycznie każdy w Unii Europejskiej może używać znaku BIG MAC, co od razu wykorzystał największy konkurent amerykańskiej sieci, Burger King. W lokalnych restauracjach w Sztokholmie pojawiło się specjalne nowe menu pt. “Not Big Macs” (ang. Nie Big Maki), w którym znajdziemy takie kanapki jak „The Anything But a Big Mac” (ang . Wszystko, tylko nie Big Mac), „The Like a Big Mac, But Actually Big” (ang. Podobny do Big Maca, ale naprawdę duży) czy „The Burger Big Mac Wished It Was” (ang. Burger, którym chciałby zostać Big Mac).

Oczywiście, decyzja EUIPO w sprawie BIG MAC nie jest ostateczna i spodziewamy się odwołania ze strony McDonald ‘s. Tym bardziej, że na etapie odwołania dopuszczalne jest przedstawienie nowych dowodów, jeżeli pojawia się nowa okoliczność, a za taką można uznać właśnie wydanie niekorzystnej decyzji.