Wzory wspólnotowe wynikające z ich funkcji technicznej – czy po wyroku TSUE (C‑395/16) wiemy więcej?

O tym, że obowiązujące przepisy prawa bywają niejednoznaczne nie trzeba nikogo przekonywać. Problem ten dotyczy także przepisów prawa Unii Europejskiej, jednak prawodawca unijny przewidział jego możliwe rozwiązanie. Zgodnie z przepisami traktatowymi (art. 267 TFUE) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym o wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii. W sytuacji zatem, gdy sąd krajowy w trakcie bezpośredniego stosowania unijnych aktów prawnych ma wątpliwości co do ich interpretacji, a decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, może on zwrócić się do TSUE stawiając mu konkretne pytania prawne.

W odniesieniu do przepisów obowiązującego rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz.UE.L 2002 Nr 3, str. 1, dalej: CDR) TSUE wypowiadał się już wielokrotnie w trybie pytań prejudycjalnych. Niemniej ostatni jego wyrok wydany w dniu 08 marca 2018 r. miał rozwiać zasadnicze wątpliwości dotyczące możliwości wyłączenia spod ochrony wzoru wspólnotowego cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej (art. 8 ust. 1 CDR). Czy zatem obecnie wiemy już więcej w tej kwestii?

Spór sądowy pomiędzy DOCERAM GmbH oraz CeramTec GmbH

Spór, na którego kanwie doszło do wydania wyroku przez TSUE, rozpoczął się od wysunięcia przez niemiecką firmę DOCERAM GmbH roszczeń z tytułu naruszenia przysługujących jej praw do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych w postaci kołków centrujących występujących w trzech kształtach geometrycznych, z których każdy ma kilka wariantów.

Przykładowe wzory wspólnotowe zarejestrowane na rzecz firmy DOCERAM GmbH (Locarno 08.05: kołki centrujące i umiejscawiające):

Od lewej: RCD 000242730-0001, RCD 000242730-0006, RCD 000242730-0008

Jak ustalił sąd okręgowy w Düsseldorfie pozwana spółka CeramTec GmbH produkuje i wprowadza do obrotu kołki centrujące takich samych rodzajów jak te, które zostały zarejestrowane jako wzory wspólnotowe firmy DOCERAM GmbH (tożsame ogólne wrażenie). W związku z wysuniętymi wobec niej roszczeniami spółka CeramTec GmbH uciekła się do klasycznego sposób obrony, jakim jest w takich przypadkach wniesienie powództwa wzajemnego o unieważnienie praw z rejestracji wzorów wspólnotowych powoda głównego. W powództwie wzajemnym wskazano, że cechy postaci rozpatrywanych produktów (kołków centrujących), zarejestrowanych jako wzory wspólnotowe, wynikają wyłącznie z ich funkcji technicznej (art. 25 ust. 1 lit. „b” CDR w zw. z art. 8 ust. 1 CDR).

Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo główne i uwzględnił powództwo wzajemne, przychylając się do stwierdzenia, iż cechy postaciowe spornych kołków centrujących, zarejestrowanych jako wzory wspólnotowe, determinowane są wyłącznie funkcjami technicznymi. Z takim stanowiskiem nie zgodziła się firma DOCERAM GmbH, która wniosła apelację, wskazując, że istnieją alternatywne wzory przedmiotowych kołków centrujących, które nie są chronione jako zarejestrowane wzory wspólnotowe. Tym samym powstało pytanie, czy dla wykluczenia, że dana cecha postaci produktu wynika wyłącznie z jego funkcji technicznej możliwe jest odwołanie się do innych istniejących wzorów, które realizują tożsamą funkcję techniczną. W takim przypadku pojawia się również pytanie, czy funkcja techniczna jest wyłącznym czynnikiem decydującym o wspomnianych cechach postaci produktu.

Mając na uwadze istnienie dotychczasowych rozbieżności w orzecznictwie wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie przedstawił TSUE dwa następujące pytania prejudycjalne:

„1) Czy cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia [nr 6/2002], co powoduje wyłączenie spod ochrony, także wtedy, gdy dany kształt nie ma żadnego znaczenia dla projektu produktu, a jedynym czynnikiem decydującym o projekcie jest (techniczna) funkcjonalność?

2) W wypadku udzielenia przez Trybunał odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: z jakiego punktu widzenia należy oceniać, czy poszczególne cechy postaci produktu zostały wybrane tylko ze względu na funkcjonalność? Czy w tym celu należy przyjąć optykę »obiektywnego obserwatora«, a jeżeli tak, to jak należy go zdefiniować?”

Opinia rzecznika generalnego z dnia 19 października 2017 r.

Przed wydaniem orzeczenia w dniu 19 października 2017 r. swoje stanowisko w powyższej kwestii zaprezentował rzecznik generalny TSUE Henrik Saugmandsgaard Øe. Wskazując na ramy prawne odwołał się on do preambuły rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002, zgodnie z którą „nie należy wstrzymywać innowacji technologicznych poprzez przyznawanie ochrony wzoru cechom wynikającym wyłącznie z ich funkcji technicznej. Rozumie się samo przez się, że powyższe stwierdzenie nie oznacza, iż wzór musi posiadać jakość estetyczną. (…) W konsekwencji cechy wzoru wyłączone z ochrony z wymienionych względów nie powinny być uwzględniane do celów stwierdzenia, czy inne cechy wzoru spełniają wymagania dotyczące ochrony” (motyw 10).

Analizując treści przepisu art. 8 ust. 1 CDR rzecznik generalny zwrócił uwagę, że obecnie przy jego interpretacji odchodzi się od posługiwania się kryterium wzorów alternatywnych na rzecz kryterium kauzalności (przyczynowości). Tym samym należy przede wszystkim odwoływać się do powodów, dla których sporna cecha produktu została w nim uwzględniona przez twórcę. Jeśli konieczność spełnienia określonej funkcji technicznej była jedyną okolicznością decydującą o przedmiotowym wzorze, wówczas aktualizuje się przesłanka unormowana w przepisie art. 8 ust. 1 CDR. Należy przy tym uwzględnić wkład twórczy oraz zakres swobody twórczej przy tworzeniu wzoru. Biorąc pod uwagę powyższe Henrik Saugmandsgaard Øe podkreślił, że omawiane ograniczenie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nie dotyczy przypadków, gdy „dane cechy stanowią jedyny środek pozwalający na spełnienie funkcji technicznej produktu, ale przypadków, gdy konieczność uzyskania tej funkcji jest jedynym czynnikiem wyjaśniającym nadanie mu tych cech” (pkt 29 opinii).

Opowiadając się za przyjęciem kryterium kauzalności rzecznik generalny odwołał się do celów omawianego rozporządzenia oraz jego wykładni historycznej. Wskazał m.in. że w jego pierwotnym projekcie przygotowanym przez Komisję w 1993 r. obecnie obowiązujący przepis art. 8 ust. 1 CDR brzmiał następująco: „Nie podlega ochronie jako wzór wspólnotowy wzór, którego funkcja techniczna nie pozostawia żadnej swobody co do dowolnego doboru cech postaci produktu”. Odniósł się również do drugiego z postawionym w trybie prejudycjalnym pytań, wskazując, że ocenę we wskazanym zakresie należy pozostawić sądowi orzekającemu „w świetle ogółu okoliczności związanych z wyborem cech postaci tego wzoru, z uwzględnieniem dowodów przedstawionych przez strony, bez względu na ich przedmiot czy naturę, jak również z uwzględnieniem ewentualnych środków dowodowych zarządzonych przez ten sąd” (pkt 66). Brak zatem potrzeby odwoływania się do modelu „obiektywnego obserwatora”, który w obecnym stanie prawnym nie jest znany przepisom rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002.

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości w wyroku z dnia 8 marca 2018 r.

Jakkolwiek wydając wyrok w sprawie Trybunał nie jest związany opinią prawną rzecznika generalnego, w tym przypadku wcześniej zaprezentowana argumentacja znalazła w pełni poparcie w treści zapadłego orzeczenia. W wyroku zaprezentowano dwie następujące odpowiedzi na zadane przez sąd niemiecki pytania prejudycjalne:

• „art. 8 ust. 1 CDR należy interpretować w ten sposób, że aby ocenić, czy cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, należy ustalić, czy ta funkcja jest jedynym czynnikiem określającym te cechy, a istnienie alternatywnych wzorów nie jest rozstrzygające w tym względzie;
• 8 ust. 1 CDR należy interpretować w ten sposób, że aby określić, czy dane cechy postaci produktu wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej w rozumieniu tego przepisu, sąd krajowy powinien uwzględnić wszystkie istotne obiektywne okoliczności każdego rozpatrywanego wypadku. W tym względzie nie należy opierać się na sposobie postrzegania przez „obiektywnego obserwatora”.

Orzekając w niniejszej sprawie Trybunał zwrócił uwagę, że wyrażenie „cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej” stanowi autonomiczne pojęcie prawa unijnego i jako takie powinno być interpretowane jednakowo we wszystkich państwach członkowskich. Wskazał przy tym,  co istotne,  że przyjęcie kryterium istnienia alternatywnych wzorów z punktu widzenia wykładni przepisu art. 8 ust. 1 CDR mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorcy celowo dokonywaliby rejestracji szeregu form produktu obejmujących cechy jego postaci wynikające wyłącznie z funkcji technicznej. W ten sposób mogłoby dojść do obejścia przepisów prawa patentowego, ponieważ prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego faktycznie gwarantowałoby ten sam poziom ochrony jednak bez konieczności spełnienia wymogów właściwych dla uzyskania patentu. Wskutek przyjęcia takiej interpretacji należałoby liczyć się z ograniczeniem innowacji technologicznych, a zarazem pozbawienia przepisu art. 8 ust. 1 CDR efektywności (effet utile).

W odpowiedzi na pytanie o punkt odniesienia dla oceny, czy poszczególne cechy postaci produktu są determinowane wyłącznie funkcjami technicznymi, Trybunał podtrzymał stanowisko wyrażone w tym zakresie przez rzecznika generalnego. Wskazał przy tym, że rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 nie określa żadnych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Czy obecnie faktycznie wiemy więcej?

Wydane ostatnio przez TSUE orzeczenie w sprawie o sygn. C‑395/16 doprecyzowuje niektóre z aspektów omawianego problemu, co do których istniały dotychczas rozbieżności w orzecznictwie i literaturze prawa wzorów wspólnotowych.

Warto podkreślić, że ocena, czy dana cecha postaci produktu uwarunkowana jest wyłącznie jego funkcjami technicznymi, jest istotna z punktu widzenia zarówno procesu rejestracji wzoru wspólnotowego – na co wskazuje samo umiejscowienie przepisu art. 8 ust. 1 CDR w tytule II sekcji I rozporządzenia pt. „Wymagania dotyczące ochrony” – jak i zakresu ochrony gwarantowanej przez prawo wyłączne do zarejestrowanego wzoru. Oznacza to, że zarejestrowany wzór wspólnotowy może zostać skutecznie unieważniony, jeśli zostanie wykazane, że wszystkie cechy postaciowe produktu objętego ochroną są podyktowane wyłącznie funkcjami technicznymi. Ponadto, wykazanie w zarejestrowanym wzorze cech determinowanych wyłącznie aspektem funkcjonalnym (technicznym) zawęża zakres jego ochrony prawnej, co może mieć kluczowe znaczenie dla późniejszego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji.

Z dotychczasowej praktyki EUIPO płynie wniosek, iż unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego z powołaniem się na przepis art. 8 ust. 1 CDR zdarza się stosunkowo rzadko. Wykazanie, że dany wzór nie posiada innych cech jak tylko te, które są podyktowane funkcjami technicznymi, nie jest łatwe (por. np. decyzja EUIPO z dn. 29.04.2010 r., sygn. R 211/2008-3, gdzie powołano się na wcześniejszy dokument patentowy). Z drugiej strony w przypadku procesów o naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego to na sądzie rozstrzygającym sprawę ciąży ocena, które z elementów wzoru – jako w pełni zdeterminowane funkcjami technicznymi – powinny być wyłączone spod ochrony.

Z pewnością wyrok Trybunału z 08 marca 2018 r. kończy dyskusję dotyczącą możliwości powołania się na teorię wzorów alternatywnych jako na wyłączne kryterium oceny tego, które z cech postaciowych produktu można uznać za wynikające wyłącznie z funkcji technicznych. Jednak przyjęcie w tym zakresie kryterium kauzalności niesie za sobą dalsze wątpliwości, chociażby związane z koniecznością odniesienia się do powodów (okoliczności), dla których dana cecha produktu została w nim uwzględniona przez twórcę. Odwołanie się przy tym do istniejącego w konkretnym przypadku zakresu swobody twórczej również może okazać się niewystarczające dla wytyczenia jasnych granic, którą z cech postaci produktu można uznać za zdeterminowaną całkowicie (lub tylko częściowo) jego funkcjami technicznymi.

Niewątpliwie omawiany wyrok ujednolici w tym zakresie kierunek dalszego orzecznictwa i wpłynie na praktykę stosowania przepisu art. 8 ust. 1 CDR przez EUIPO. Może mieć również pośredni wpływ na rozstrzygnięcia sądów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Z pewnością zostanie także odnotowany w nowych wytycznych EUIPO dotyczących wzorów wspólnotowych, które mają zostać opublikowane w drugiej połowie 2018 r.

Odpowiadając zatem na tytułowe pytanie, można stwierdzić, że wiemy więcej niż dotychczas. Niemniej, aby rozwiać wątpliwości, które pozostały, będziemy z pewnością musieli poczekać do czasu wydania przez TSUE kolejnego orzeczenia w tym przedmiocie.